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<p>Die M&amp;A REVIEW wurde 1990 von Prof. Dr. Günter Müller-Stewens ins Leben gerufen und von 1992 bis 2016 vom Institut für Betriebswirtschaft (IfB) an der Universität St. Gallen betreut. Heute sind Prof. Dr. Florian Bauer und Prof. Dr. Christoph Schalast die Herausgeber.<br><br>Das Magazin liefert monatlich Fachbeiträge zu Unternehmensübernahmen und Fusionen im deutschsprachigen Raum und international. Sie bietet einen Überblick über aktuelle M&amp;A-Trends, erfolgte Transaktionen und beteiligte Interessengruppen wie Käufer, Verkäufer, Berater und Intermediäre. Die Themen umfassen praxisrelevante Fragestellungen entlang des gesamten M&amp;A-Prozesses, Analysen von Verflechtungsstrukturen einzelner Konzerne und Branchen, statistische Auswertungen, Länderanalysen sowie juristische und steuerrechtliche Beiträge.</p>

<p>Die M&amp;A REVIEW richtet sich vornehmlich an M&amp;A-Professionals im deutschsprachigen Raum. Dazu gehören zunächst Führungskräfte in Strategie- und M&amp;A-Abteilungen von Unternehmen sowie deren Unternehmensleitungs- und Kontrollebene. Daneben zählen Unternehmensberater, Vertreter von Investmentbanken und Corporate Finance-Boutiquen sowie Partner und Mitarbeiter von Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungs- sowie Rechtsanwaltssozietäten, die im Bereich der Unternehmensübernahmen und Fusionen tätig sind, zum Leserkreis. Auch Finanzinvestoren beziehen regelmäßig die M&amp;A REVIEW. Aufgrund der wissenschaftlichen Fundierung und des universitären Hintergrunds ist die Fachzeitschrift auch in vielen Universitäten und Forschungseinrichtungen verfügbar.</p>

<ul><li><p>Mit über 30 Jahren führende Fachzeitschrift rund um M&amp;A seit 1990 (deutschsprachig)</p></li><li><p>Seit 1.1.2015 offizielles Publikationsorgan des Bundesverbands Mergers &amp; Acquisitions e.V.</p></li><li><p>10 Ausgaben im Jahr mit Doppelausgaben im Januar/Februar und Juli/August</p></li><li><p>Print-Auflage bei ca. 1.000 Exemplaren pro Ausgabe</p></li><li><p>kostenloser M&amp;A REVIEW Online-Zugriff auf Archiv (nur für Abonnenten – hauptsächlich deutschsprachig)</p></li><li><p>Seit Juni 2020 Zusammenarbeit mit dem französischen Fachmagazin Fusions &amp; Acquisitions, seit 2023 gemeinsamer Auftritt mit englisch-sprachigen Fachmagazin Combuyn</p></li></ul>

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Leo Berthier

leo.berthier@manda.co

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<p>Rolf Tichy ist Rechtsanwalt im Bereich des IP-, IT- und Medienrechts bei ARQIS. Zu seinen Schwerpunkten gehören die transaktionsbegleitende Beratung und die prozessuale Vertretung von Software- und Technologieunternehmen.</p>

Rolf Tichy

<p>Robin Lawless gilt als einer der erfahrensten Underwriter für komplexe Transaktionen in den Bereichen TMT, Manufacturing und Health Care. Er ist Mitglied der Geschäftsführung der DUAL Europe GmbH und verantwortet das M&amp;A Underwriting für Europa.</p>

Robin Lawless

<p>Dr. Mirjam Boche hat langjährige Erfahrung als M&amp;A-Partnerin in der Beratung grenzüberschreitender Unternehmenstransaktionen einschließlich Erneuerbare Energien. Sie leitet zudem bei ARQIS die Fokusgruppe Risk, zu der auch der Bereich Versicherungs-recht gehört. Mit ihrem Team berät sie insbesondere Versicherer, Makler und Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit Transaktionsversicherungen.</p>

Dr. Mirjam Boche

<h5>1. Einleitung</h5><p>Die Auseinandersetzungen mit Intellectual-Property-Risiken haben gerade im M&amp;A-Kontext zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft insbesondere Softwarethemen. Während die Herausforderungen der letzten beiden Jahre in vielen Branchen M&amp;A-Aktivitäten negativ beeinflusst haben, gehörten gerade Unternehmen mit software-lastigen Geschäftsmodellen zu den Gewinnern der Krise.1</p><p>Die Versicherbarkeit von IP-Risiken wird zumeist im Zusammenhang mit einer Unternehmenstransaktion, insbesondere bezogen auf die Versicherbarkeit der diesbezüglichen Garantien im Unternehmenskaufvertrag, praktisch relevant. Hier stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen und über welche Versicherungsprodukte IP-Risiken versicherbar sind.</p><h5>2. Abgrenzung verschiedener IP-Risiken und Versicherungslösungen</h5><h5>2.1 W&amp;I-Versicherung</h5><p>Die W&amp;I-Versicherung deckt nur unerkannte Risiken aus der Verletzung von Garantien im Unternehmenskaufvertrag. Typische Garantien im Unternehmenskaufvertrag umfassen im ersten Schritt die Zusicherung, dass bestimmte gewerbliche Schutzrechte im Eigentum der Zielgesellschaft stehen und keine diesbezüglichen Beschränkungen vorliegen.</p><p><em>Schedule 1 contains a list of all registered and unregistered inventions, patents, utility models, trademarks, service marks, design rights, domain names, copyrights including rights in software developed or acquired by the Company and its source code, rights in databases, know-how, in each case and as applicable including registrations and applications for registration, and similar forms of protection anywhere in the world, owned by the Company or to which the Company has exclusive, perpetual worldwide, unrestricted rights of use for any purpose (the „Owned IP Rights“). The Company owns all rights, title and interest in and to its Owned IP Rights, free and clear of any third-party rights and of any and all encumbrances. Other than non-exclusive licenses granted to customers in the ordinary course of business, no licenses or other rights of use have been granted with respect to the Owned IP Rights and there are no obligations to encumber or grant license or other right of use in and to the Owned IP Rights. The Group Companies are free to operate their business as currently conducted using the Owned IP Rights and to dispose of the Owned IP Rights at their own discretion without owing payment of any royalties or similar fees to any third party.</em></p><p>Im Hinblick auf registrierte IP-Rechte wird häufig garantiert, dass die für die erforderliche Registrierung anfallenden Gebühren gezahlt und auch sonstige Maßnahmen für die Aufrechterhaltung ergriffen wurden. Flankiert wird diese Garantie durch Zusagen zur vertraulichen Behandlung der gewerblichen Schutzrechte insgesamt, was für die nicht-registrierten IP-Rechte von maßgeblicher Bedeutung ist.</p><p>Aus Haftungsgesichtspunkten und damit für die W&amp;I-Versicherung von entscheidender Bedeutung sind die üblichen Garantien zu der Tatsache, dass die IP-Rechte des Unternehmens nicht durch Dritte verletzt werden und dass das Unternehmen keine IP-Rechte Dritter verletzt. Ob diese Aussagen zutreffend sind, lässt sich aus Sicht des Verkäufers in der Regel nicht abschließend beurteilen. Diesbezügliche Garantien werden daher fast ausnahmslos nur nach Bestem Wissen des Verkäufers abgegeben. Je nach vereinbartem Standard für dieses Beste Wissen muss also der Käufer im Falle einer Auseinandersetzung darlegen und beweisen, dass der Verkäufer positive Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Unrichtigkeit dieser Garantie hatte.</p><p>Zudem finden sich häufig weitergehende Garantien im Hinblick auf lizenzierte IP-Rechte und die Befugnis, diese zu nutzen. Besondere Bedeutung kommt dabei in software-lastigen Unternehmen den Garantien zur Nutzung von Open Source Software („OSS“) zu. Der Verkäufer garantiert insoweit, dass die entsprechenden Lizenzvereinbarungen eingehalten wurden und keine Pflicht zur Offenlegung oder kostenfreien Zurverfügungstellung der Nutzungsrechte besteht.</p><p><em>The use of any software or other material that is distributed as „freeware“, „free software“ „open source software“ or under a similar licensing or distribution model in the development of or incorporated into or combined with the Owned IP Rights complies with the applicable licensing terms. The Company’s products or services do not us or incorporate any open source software or materials that are subject to license terms which provide for any obligation for the Company (i) to disclose or distribute any of its intellectual property in source code form to third parties, (ii) to license any of its intellectual property for the purpose of making derivative works or (iii) to distribute any of its intellectual property without a charge.</em></p><h5>2.2 M&amp;A-Versicherungen für identifizierte Risiken</h5><p>Während identifizierte Risiken in der W&amp;I-Versicherung vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind, bieten individuelle M&amp;A-Versicherungen unter bestimmten Voraussetzungen auch Schutz für identifizierte Risiken.</p><p>Voraussetzung für die Versicherbarkeit identifizierter Risiken ist, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit des rechtlichen Risikos extrem gering ist. Dies kann zum Beispiel der Fall sein bei anhängigen IP-Rechtsstreitigkeiten, bei denen sowohl die Anwälte der Zielgesellschaft als auch die externen Berater des Versicherers die rechtlichen Erfolgsaussichten als weit überwiegend einschätzen. Rein tatsächliche Fragestellungen – wie beispielsweise die Frage, wie wahrscheinlich eine bestimmte IP-bezogene Inanspruchnahme aus einem identifizierten Risikofeld ist – sind indes unter einem derartigen Versicherungsprodukt nicht abbildbar. Das Zusammenspiel von rechtlichem und tatsächlichem Risiko ist natürlich komplex und letztlich nur durch eine konkrete Prüfung im Einzelfall zu beurteilen.</p><h5>2.3 Stand-alone IP-Versicherungslösungen</h5><p>Unabhängig vom Kontext der Unternehmenstransaktion entwickelt die Versicherungswirtschaft zunehmend Produkte für die Versicherung von IP-Risiken. Zum einen sind dies bislang Versicherungen, die im Falle einer behaupteten Verletzung von IP-Rechten durch Dritte die Kosten der Verteidigung und im Falle eines begründeten Anspruchs auch etwaige Schadensersatzzahlungen übernehmen, letztlich also eine spezialisierte Rechtsschutzpolice bieten. Zum anderen wird auch der Bereich des Eigentums an IP, wie beispielsweise im Zusammenhang mit Löschungs- oder Ungültigkeitsverfahren, gedeckt. Dies kann insbesondere im Zusammenhang mit vertraglichen Verpflichtungen des Unternehmens Dritten gegenüber relevant werden.</p><h5>3. Prüfbarkeit von IP-Risiken in der Due Diligence</h5><p>Die praxisrelevanteste Versicherungslösung für IP-Risiken ist damit die W&amp;I-Versicherung. Wichtigste Voraussetzung für die Versicherbarkeit von IP-Garantien im Unternehmenskaufvertrag ist die Durchführung einer entsprechenden Due Diligence durch den Käufer und somit potenziellen Versicherungsnehmer.</p><h5>3.1 Relevante IP-Risiken im M&amp;A-Kontext</h5><p>Bei M&amp;A-Transaktionen wird eine Reihe verschiedener IP-Risiken geprüft. Die wohl wichtigste Frage lautet: Hat das Unternehmen alle notwendigen IP-Rechte, um sein Geschäft auszuführen, ohne dabei IP-Rechte Dritter zu verletzen? Verletzt das Unternehmen durch seine Produkte oder Dienstleistungen IP-Rechte Dritter, so kann diesen Dritten eine Reihe von Ansprüchen zustehen, insbesondere auf Unterlassung und Beseitigung, Auskunft und Schadensersatz. Besonders Unternehmen in der Technik- und Softwarebranche können durch diese Ansprüche empfindlich getroffen und ihr Geschäftsmodell im schlimmsten Fall gänzlich unmöglich gemacht werden.</p><p>Hinzu kommt, dass bei Unternehmen nicht immer die nötige Sensibilität für mögliche IP-Verletzungen besteht – so etwa bei der Verwendung von OSS.</p><p>Zur Erläuterung: Nach den Lizenzbestimmungen mancher OSS-Komponenten ist eine Nutzung, Modifizierung oder Verbreitung der OSS-Komponente nur unter der Bedingung erlaubt, dass die Software weiterhin unter die entsprechende OSS-Lizenz gestellt wird (sog. Copyleft). Dies kann dazu führen, dass Software-Eigenentwicklungen, die mit OSS-Komponenten verbunden werden oder diese modifizieren, selbst unter die entsprechende OSS-Lizenz gestellt werden müssen. Man spricht in diesem Kontext deshalb auch von einem „viralen Effekt“ der OSS. Dies kann im Falle einiger Lizenzen etwa die Pflicht beinhalten, den Source Code der Software zu veröffentlichen. Allerdings bedarf die Beurteilung, ab wann es zu einem viralen Effekt kommt, einer differenzierten technischen und rechtlichen Prüfung im Einzelfall.</p><p>Laut einer Studie der Bitkom aus dem Jahre 2021 gaben 71% aller befragten Unternehmen in Deutschland mit über 100 Mitarbeitern an, OSS im Unternehmen einzusetzen. Bei Unternehmen ab 2.000 Mitarbeitern ist diese Zahl sogar noch höher (87%). Dagegen gaben nur 22% aller Befragten an, eine Richtlinie zum Umgang mit OSS in ihrem Unternehmen zu haben.2 Dies zeigt, dass Unternehmen die Risiken, die sich bei der Verwendung von OSS-Komponenten ergeben können, oftmals noch unterschätzen.</p><h5>3.2 Durchführung der IP-Risikoanalyse</h5><p>Bei Unternehmenstransaktionen wird der Umfang einer Legal-Due-Diligence regelmäßig im Voraus zwischen Mandant und Kanzlei abgesteckt. In der heutigen Praxis werden in den meisten Fällen aus Kostengründen sogenannte Red Flag Reports erstellt, deren Ziel es ist, dem potenziellen Käufer eines Unternehmens die wichtigsten Risiken des Zielunternehmens aufzuzeigen. Eine qualitative Prüfung und insbesondere Berichterstattung findet also nur innerhalb dieses umgrenzten Umfangs statt.</p><p><strong>Registrierte IP-Rechte</strong><br>In der IP-Due-Diligence führt dieser Ansatz dazu, dass die Prüfung von geistigen Eigentumsrechten des Unternehmens auf die Informationen beschränkt ist, die sich aus den öffentlich zugänglichen Registern (zum Beispiel dem des Deutschen Patent- und Markenamtes) oder den von der Verkäuferseite zur Verfügung gestellten Dokumenten ergeben. Für diese Registerrechte lassen sich möglicherweise entgegenstehende IP-Rechte Dritter im Rahmen einer „Freedom-to-operate-Recherche“ aufklären. Allerdings sind diese, insbesondere im Patentrecht, regelmäßig mit einem erheblichen Aufwand verbunden.</p><p>Eine umfängliche, internationale Patentrecherche ist nur unter der Einbindung von Patentanwälten mit naturwissenschaftlichem Fachwissen aus den jeweiligen technischen Disziplinen möglich. Neben der Überprüfung auf mögliche Kollisionen mit Patenten Dritter kann mithilfe einer umfangreichen Recherche durch Patentanwälte auch überprüft werden, ob das Patentportfolio qualitativ dazu geeignet ist, die eigenen Erfindungen hinreichend zu schützen. Bei größeren Patentportfolien und zahlreichen potenziellen Wettbewerbern empfiehlt sich typischerweise eine abgestufte Herangehensweise, in der zunächst mit dem Patentanwalt und der technischen Abteilung des Unternehmens die wesentlichen erfinderischen und kommerziell relevanten Merkmale herausgearbeitet und definiert werden, ebenso wie die wesentlichen Wettbewerber, und dann eine fokussierte, zielgerichtete Recherche im Marktvergleich durchgeführt wird. Eine derart umfangreiche Überprüfung bedarf jedoch eines erheblichen zeitlichen und finanziellen Aufwands und kann daher nur selten innerhalb der oft zeitkritischen Due-Diligence-Prüfung stattfinden.</p><p><strong>Nicht-registrierte IP</strong><br>Darüber hinaus sind die wichtigsten immateriellen Vermögensgegenstände eines Unternehmens oftmals solche, die nicht in einem Register vermerkt sind und über die oftmals das Unternehmen selbst keinen lückenlosen Überblick hat. Dazu gehören insbesondere urheberrechtlich geschützte Werke (insbesondere Software), technisches Know-how, welches noch nicht zur Anmeldung als Patent- oder Gebrauchsmuster gelangt ist, sowie Geschäftsgeheimnisse, die ihren Wert gerade aus ihrer Nichtveröffentlichung herleiten. Nicht selten besteht hierbei Unkenntnis des Unternehmens über das Vorhandensein und die Relevanz der Vorlage entsprechender Informationen. Naturgemäß wird hierdurch eine Due Diligence, insbesondere im Hinblick auf möglicherweise entgegenstehende Rechte Dritter, erschwert.</p><p>In manchen Fällen können Software-Tools dabei helfen, Licht ins Dunkel zu bringen – so etwa bei der Überprüfung eines Software-Codes auf das Vorhandensein von OSS-Komponenten. Auch ohne OSS-Policy und kontinuierlich gepflegtes OSS-Lizenzmanagement können so einige Rückschlüsse auf die Verwendung von OSS in der Software eines Unternehmens gezogen werden. Ein solches Tool ist die „Black Duck“-Software, die den Code einer Software daraufhin überprüft, welche OSS-Lizenzen verwendet wurden. So können zwar die allermeisten Copyleft-Lizenzen aufgespürt werden. Der Report nimmt allerdings weder eine technische noch eine rechtliche Bewertung der konkreten Verwendung der OSS-Komponenten im Einzelfall vor. Es bleibt also oftmals offen, ob die risikobehaftete OSS tatsächlich in einer Weise verändert oder die proprietäre Software des Unternehmens in einer Weise mit ihr verbunden wurde, die zu einem Übergreifen der OSS-Lizenz auf die Software-Eigenentwicklung führt. Für eine solche Bewertung im Einzelfall ist einerseits das technische Detailwissen der Softwareentwickler nötig und andererseits die rechtliche Interpretation durch einen entsprechend spezialisierten Rechtsanwalt. Eine solche Prüfung kann je nach Größe und Komplexität der jeweiligen Software mehr oder weniger umfangreich ausfallen. Zudem sind die teils noch sehr neuen, jedenfalls aber unbestimmten Regelungen des Urheberrechts diesbezüglich noch nicht besonders klar durch die Rechtsprechung konturiert. Letztlich dürften also selbst nach einer solchen Detailprüfung noch Restrisiken bestehen, dass die Software eines Unternehmens gegen OSS Lizenzen verstößt.</p><p>Liegt weder ein Black-Duck-Report noch eine geordnete Aufstellung des Unternehmens über die in der Software verwendeten OSS-Lizenzen vor, so erschöpft sich die Due-Diligence-Prüfung im Wesentlichen darin, im Q&amp;A-Prozess die wichtigsten Risiken abzuklopfen. Hierbei empfiehlt es sich im Rahmen eines technischen Q&amp;A-Calls direkt mit den technisch verantwortlichen Mitarbeitern des Zielunternehmens (also etwa dem CTO oder den leitenden Softwareentwicklern) zu sprechen.</p><h5>5. Risikobewertung aus Sicht der W&amp;I-Versicherung</h5><p>Aus der Sicht der W&amp;I-Versicherung ist es besonders relevant zu verstehen, welche potenziellen finanziellen Auswirkungen eine IP-Garantieverletzung im schlimmsten Fall hat. Ist zum Beispiel ein bestimmtes Patent wirklich essenziell für das Geschäftsmodell? In welchen Produkten finden sich OSS-Komponenten? Oder wird die Software, in der sich OSS-Komponenten befinden, nur durch das Unternehmen zur Erbringung der extern angebotenen Dienstleistung benötigt? Diese kommerzielle Relevanz von IP wird häufig anhand der im Underwriting-Prozess vorgelegten Due-Diligence-Berichte insbesondere aufgrund des eingeschränkten „Red Flag“-Berichtsstandards nicht hinreichend deutlich. Eine Aufklärung erfolgt dann erst über die schriftlichen Rückfragen an den Käufer beziehungsweise ergänzend in der Diskussion im Underwriting Call. Je besser der Versicherer in die Lage versetzt wird, die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen einer Garantieverletzung nachzuvollziehen, desto differenzierter und in der Regel für den Versicherungsnehmer vorteilhafter wird seine Deckungsposition ausfallen.</p><h5>4. Fazit und Ausblick</h5><p>Die W&amp;I-Versicherung, die insoweit mittlerweile als mehr oder weniger standardisiertes Versicherungsprodukt im M&amp;A-Versicherungsmarkt etabliert ist, bietet Lösungen für verschiedene Probleme, gewährt aus Sicht des Käufers jedoch zumeist keinen abschließenden Schutz im Hinblick auf insoweit relevante Herausforderungen. Identifizierte Risiken lassen sich unter bestimmten Umständen durch Speziallösungen absichern. Für unabhängig von einer Unternehmenstransaktion bestehende beziehungsweise aus Sicht des Käufers zukunftsgewandte IP-Risiken unabhängig von konkret identifizierten Risikofeldern bietet der Versicherungsmarkt bereits erste Lösungen, die einen wertschöpfenden Beitrag zum Management von IP-Risiken bieten können.</p><blockquote>1 Kengelbach et. al., Decoding the Competitive Software M&amp;A Market, Exhibit 1, verfügbar: web-assets.bcg.com/7e/6e/f07e502f46699dee6e9f4da78c55/bcg-decoding-the-competitive-software-m-a-market-feb-2021.pdf.
2 Vgl. Bitkom: Open Source Monitor 2021, abrufbar unter www.bitkom.org/sites/main/files/2021-12/211207-bitkom-studie-openmonitor-2021.pdf (Stand: 25.05.2022)</blockquote>

Die Auseinandersetzungen mit Intellectual-Property-Risiken haben gerade im M&A-Kontext zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dies betrifft insbesondere Softwarethemen. Dr. Mirjam Boche und Rolf Tichy von ARQIS sowie Robin Lawless von DUAL Europe beantworten in ihrem Beitrag die Frage, unter welchen Voraussetzungen und über welche Versicherungsprodukte IP-Risiken versicherbar sind.

Versicherbarkeit von IP-Risiken

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